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0317-3012315运营单位：沧州市博圣恒专利代理事务所（普通合伙）
0317-3012315一、 基本情况
（一）涉案知识产权信息
涉案专利：本案判决涉及以下两项专利的必要性、有效性、侵权性：
U. S. Patent No. 6,077,281 (“the’281 patent”，下称第281号专利）；
U.S. Patent No. 6,077,291 (“the’291 patent”，下称第291号专利）。
专利权人：明尼苏达大学董事会（Regents of the University of Minnesota）
（二）涉案当事人信息
原告：明尼苏达大学董事会（Regents of the University of Minnesota）
原告代理人：Kevin D.Conneely,David D.Axtell,Ruth Rivard,and Benjamin P.Freedland,Leonard,Street and Deinard,PA;Tracy M.Smith,The University of Minnesota.
被告：AGA医疗公司（AGA Medical Corporation）
被告代理人：J.Derek Vandenburgh,Alan G.Carlson,R.J.Zayed,and Tara
C.Norgard,Carlson,Caspers,Vandenburgh&Lindquist,P.A.
二、基本案情
1992年，明尼苏达大学申请了No.07/822,951(“the’951 application”）专利，要求保护由Gladwin Das博士发明的经导管的间隔封堵器。随后，该951号专利被连续地分割为四项专利，其中包括本案中涉及的第281号专利和第291号专利，这两项专利的公开时间均为2000年6月。
明尼苏达大学认为AGA公司生产的间隔封堵器产品侵害了其享有专利权的第281号专利和第291号专利，便在2007年向美国明尼苏达州地区法院提起诉讼，并提出了多项诉讼请求。在美国明尼苏达州地区法院没有支持其诉讼请求后，明尼苏达大学第一时间向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。
三、诉讼进程
（一）一审程序
1.原告主张
明尼苏达大学认为AGA公司生产的产品侵害了其享有专利权的第281号专利和第291号专利，并于2007年向美国明尼苏达州地区法院提起诉讼。本案涉及第281号专利（the ’281 patent）和第291号专利（the ’291 patent）的有效性和侵权判定。
明尼苏达大学的诉讼主张如下：
（1）主张确认AGA公司通过制造、使用、销售、许诺销售、出口、进口被诉间隔封堵器，或以其他方式侵害了原告第281号专利的专利权。
具体而言：第一，原告声称，发明人Gladwin S. Das博士（以下简称“ Das博士”）在2000年6月20日获得了发明名称为“隔膜缺损封堵装置”（即第281号专利）的专利权；随后，Das博士将该第281号专利以书面的方式转让至明尼苏达大学名下。因此，明尼苏达大学是第281号专利的合法的专利权人，有权依法提起与该项专利相关的诉讼。明尼苏达大学还提供了涉案专利的授权原件和复印件作为证明。第二，明尼苏达大学认为，该项专利包含了用于治疗人心脏缺陷的设备所用到的技术方案。第三，明尼苏达大学认为根据相关信息显示，被告AGA公司至少从2001年12月开始在美国制造并销售的封堵器产品侵害了依法享有的第281号专利的专利权。由AGA公司制造和/或销售的涉嫌侵权的产品包括：名为“AMPLATZER”的封堵器设备。第四，明尼苏达大学认为，根据相关信息显示，AGA公司在2002年11月与明尼苏达大学进行交流，AGA公司至少在交流期间就已经得知了第281号专利，然而，AGA公司仍继续故意侵犯了明尼苏达大学享有专利权的第281号专利。第五，被告实施涉嫌侵害第281号专利权的行为，且被告持续地通过销售被诉侵权产品，获得非法收益和利润。此外，由于被告实施的行为侵害了明尼苏达大学依法享有的第281号专利的专利权，因此，明尼苏达大学已经持续地遭受了不可挽回的损失。第六，因为被诉侵权行为的存在，明尼苏达大学已经并将继续被剥夺其根据第281号专利有权获得的收益，而且，被告已对明尼苏达大学造成并将会继续造成无法确定的损失和损害，以及不可弥补的损失。
（2）主张确认AGA公司通过制造、使用、销售、许诺销售、出口、进口被诉间隔封堵器，或以其他方式侵害了原告第291号专利的专利权。
具体而言：第一，原告声称，发明人Gladwin S. Das博士（以下简称“ Das博士”）在2000年6月20日获得了发明名称为“隔膜缺损封堵装置”的美国专利（即第291号专利）的专利权；随后，Das博士将该第291号专利以书面形式转让至明尼苏达大学名下。因此明尼苏达大学是第291号专利的合法的专利权人，有权依法提起与该两项专利相关的诉讼。明尼苏达大学提供的证明材料包括涉案专利的授权原件和复印件。第二，明尼苏达大学认为，该项专利包含了用于治疗人心脏缺陷的设备所用到的技术方案。此外，关于第291号专利，除了最初公开的权利要求32，其余的权利要求还处于悬而未决状态，预计将由美国专利商标局公开。第三，明尼苏达大学认为根据相关信息显示，被告AGA公司至少从2001年12月开始在美国制造并销售了被诉侵权封堵器产品。由AGA制造和/或销售的涉嫌侵权的产品包括：名为“ AMPLATZER”的封堵器设备。第四，明尼苏达大学认为，根据相关信息显示，AGA公司在2002年11月与明尼苏达大学进行交流，AGA公司至少在交流期间，就已经得知了第291号专利，然而，AGA公司仍继续故意实施涉嫌侵害明尼苏达大学享有专利权的第291号专利的行为。第五，被告实施涉嫌侵害第291号专利的行为，且被告持续地通过销售被诉侵权产品，获得非法收益和利润。此外，由于被告实施的行为侵害了明尼苏达大学依法享有的第291号专利的专利权，因此，明尼苏达大学已经持续地受到了不可挽回的损失。第六，因为被诉侵权行为的存在，明尼苏达大学已经并将继续被剥夺其根据第291号专利有权获得的收益，而且，被告已对明尼苏达大学造成并将会继续造成无法确定的损失和损害，以及不可弥补的损失。
（3）主张禁令救济，禁止被告AGA公司及其任何子公司、父母、管理人员、董事、代理商、员工、联盟成员以及与被告保持积极合作关系的所有其他成员销售被诉间隔封堵器，实施侵害原告享有专利权的第281号专利和第291号专利的行为。
（4）主张损害赔偿，赔偿额至少包括因被告销售被诉间隔封堵器和其他与之相关的行为给原告造成的合理损失。
（5）主张适用三倍的惩罚性赔偿，理由是：AGA公司在侵害原告享有专利权的第281号专利和第291号专利时，具有明显的恶意。
（6）主张AGA公司赔偿原告法律所允许的明尼苏达大学可以请求的财产损失在判决前和判决后所产生的利息。
（7）主张AGA公司赔偿原告在提起诉讼期间的合理损失、合理支出，并且在所适用的标准下还有其他发现的情况下，除了基于被告在诉讼前和诉讼期间的行为之外，明尼苏达大学还有权根据美国专利相关法所规定采取所有补救措施，包括《美国法典》第35卷第285条所规定的措施，并根据法律规定由AGA公司另外赔偿明尼苏达大学所有的其他损失。
（8）法院认为原告可以采取的其他符合公正、公平和公正原则的救济方式。
2.被告主张
2007年，获知明尼苏达大学提起诉讼后，AGA公司的抗辩主张如下：
（1）否认侵害明尼苏达大学在本诉中主张的上述两项专利；
（2）在本诉中主张上述第281号专利和第291号专利无效，要求撤销诉讼；
（3）第291号专利期届满而无效，且关于该专利的再颁期限也已过期，USPTO在第291号专利期届满后，无权重新授权该专利，且明尼苏达大学没有缴纳该专利年费的行为是不可补救的；
（4）即使要恢复第291号专利，AGA公司业已获得根据《美国法典》第35卷第41(c）项下的权利(intervening rights)，即未缴纳专利年费者不得影响任何人在美国境内制造、购买、要约出售或使用受该专利权保护的产品；
（5）原告怠于行使诉权，推迟提起诉讼，导致法院对AGA公司的重大偏见和伤害；
（6）即使原告声称其对第291号或第281号专利的主张是有效的，原告主张AGA公司侵害其权利的任何索赔均应以公平和禁止反言为准；
（7）本案不能适用禁令救济。
此外，AGA公司还在本案中一并提起反诉如下：
（1）AGA公司有权根据相关法律，主张宣告第281号专利和第291号专利无效；
（2）第291号专利期届满无效且关于该专利的再颁期限也已过期，USPTO在该第291号专利期满后，无权重新授权该专利，且明尼苏达大学没有缴纳该专利年费的行为是不可补救的；
（3）即使恢复第291号专利，AGA公司业已获得根据《美国法典》第35卷第41(c）项下的权利(intervening rights)；
（4）原告怠于行使诉权，推迟提起诉讼，导致法院对AGA公司的重大偏见和伤害；
（5）即使原告声称其对第291号或第281号专利的主张是有效的，原告主张AGA公司侵害其权利的任何索赔均应以公平和禁止反言为准；
（6）本案不能适用禁令救济。
3.一审争议焦点
（1）明尼苏达大学的第281号专利和第291号这两项专利是否有效？
（2）涉案的第281号专利和第291号专利的权利要求如何解释？
（3）AGA公司生产和销售的网状管状装置是否侵害了明尼苏达大学享有专利权的第281号专利和第291号专利？
4.一审结果
2011年12月14日，美国明尼苏达州地区法院作出了判决，主要内容为：在解释申请专利范围后（claim construction），明尼苏达州地区法院认为被告没有侵害原告享有专利权的第291号专利；并且第281号专利被无效。具体内容如下：
（1）同意原告明尼苏达大学关于排除新请的专家Ken Gall教授和Charles Mullins博士的意见的动议如下：
A.在Ken Gall教授的替代性专家报告中，排除所有他认为的第281号专利不可用的部分。
B.在Charles Mullins博士的替代性专家报告中，排除所有他认为的第281号专利不可用的部分。
（2）部分同意被告AGA公司提出的针对无效性的简易判决的动议如下：
A.驳回原告明尼苏达大学针对侵害第281号专利的第一项修正主张的第二项，且这是实质裁决，原告不能再根据该理由向被告提起诉讼（DISMISSED WITH PREJUDICE AND ON THE MERITS）。
B.法院根据被告AGA公司提出的第一项补充答辩意见中的反诉2的要求，宣布第281号专利的权利要求1、4和5无效。
（3）驳回被告AGA公司关于无效性的简易判决的其他方面的动议。
（4）判决认定被告AGA公司的其他的反诉是没有意义的。
（5）鉴于在明尼苏达州地区法院前期的针对原告提出的第一次修正的主张的第一项的裁判中，明尼苏达州地区法院不认为被告侵害了原告的第291号专利，以及在明尼苏达州地区法院针对原告提出的第一次修正主张的第二项的裁判中认为原告的第281号专利的权利要求1、4和5无效，原告明尼苏达大学的第一次修正的主张被驳回，且这是实质裁决，原告不能再根据该理由向被告提起诉讼。
（二）二审程序
1.上诉人主张
在收到上述一审判决后，明尼苏达大学迅速向美国联邦巡回上诉法院对一审判决提出上诉，主张如下：
（1）明尼苏达州地区法院对第291号专利的申请专利范围的解释不合理地从外部施加了限制，并且该解释得不到说明书和诉讼、审查历史的支持；
（2）关于第281号专利，现有技术中的装置没有公开权利要求1、4和5的全部技术特征，即：没有公开如下两个方面，一是满足功能性限定（means-plus-function）的结构，二是彼此“沟通”的结构，它具有至少在他们的中心部分具有相互“沟通”的实质性部分。
2.被上诉人主张
AGA公司主张如下：
（1）明尼苏达州地区法院对第291号专利的申请范围的解释是合理的；
（2）关于第281号专利，现有技术装置全部公开了权利要求1、4和5的技术特征。
3.二审争议焦点
（1）关于第291号专利，明尼苏达州地区法院是否正确解释了专利文本中提到的“两个相互区分的圆盘（“to require two discrete disks”）”?
第291号专利的独立权利要求1描述了一个间隔封堵器，该间隔封堵器由两个通过中心相互固定（“affixed”）的屏蔽圆盘构成，并以此来定义一个联合圆盘（“define a conjoint disk”）。
首先，第291号专利的权利要求“连续地使用术语”“affixed”和“conjoint”，且所使用的是这些术语最通常的意思，这表明第291号专利的权利要求中的圆盘（disks）是分离的（discrete）结构，这是唯一的且最佳的解释：这“表现为权利要求最显而易见的语言文义，这种观点完全支持了本案的结论”，即，圆盘（disks）是分离（separate）的。另外，相关诉讼、审查历史表明，明尼苏达大学将其所主张的装置的独创性描述为，连接（connecting）两个圆盘的改进方法。因此，上诉法院认为：明尼苏达州地区法院将涉案第291号专利解释为：要求两个物理上相分离的圆盘（“requiring two physically separate disks”）是合适的。
（2）按照明尼苏达州地区法院对专利文本的解释，AGA公司生产和销售的网状管状装置是否侵害了明尼苏达大学享有专利权的第291号专利？
二审法院认可明尼苏达州地区法院的观点，即AGA公司生产和销售的网状管状装置没有侵害明尼苏达大学享有专利权的第291号专利。
具体理由为：毫无疑问，AGA公司的被诉封堵器并非由两个物理上相互分离的圆盘构成。AGA公司的该设备由一定长度的网管制成，且该网管被模压成由一个细小的腰部区分开的两个扁平端部。网格线从设备的一端到另一端连续运行。该装置中根本不存在相互固定（“affixed”）在一起的两个半管，并且二者之间也不存在与相连的圆盘（“conjoint disk”）类似的结构。
（3）关于第281号专利，现有技术装置（Lock article）是否提供了针对权利要求1、4和5的启示？
这主要包括两个方面，即现有技术中的装置是否提供如下技术启示：一是满足功能性限定的结构，二是彼此“沟通”的结构，它具有至少在他们的中心部分具有相互“沟通”的实质性部分。
关于第一个方面，明尼苏达大学在系列案（第951号专利）中最初主张：装置的辐射状结构（radial frame）的作用等同于外围框架（peripheral frame）的作用。二审法院认为：问题在于明尼苏达大学的前述放弃声明是否适用于第281号专利的权利要求1中使用的满足功能性限定的特征。二审法院进一步认为：第951号专利与第281号专利的权利要求1中对技术特征的限制是不相似的，因此，明尼苏达大学在系列案（第951号专利）中的原始的放弃声明不会延续到限制此处的权利要求范围，这些判断并没有违背明尼苏达州地区法院的预期调查结果。即二审法院认可明尼苏达州地区法院的观点。
关于第二个方面，二审法院认为：第一，同意明尼苏达州地区法院的观点，即明尼苏达州地区法院对权利要求的解释是正确的，第281号专利并没有限制部件的运动方式是平移，还是扩张或收缩运动。如果明尼苏达大学反对明尼苏达州地区法院的这种解释方法，则需要提供相应的证据。但是明尼苏达大学并没有这么做，因此其不能在二审期间针对权利要求的表述提出新的解释。第二，权利要求的普通文义并不支持明尼苏达大学的主张，而且，明尼苏达州地区法院针对权利要求的解释也不需要用到这个方面（普通文义）。尽管明尼苏达大学有很多机会通过提供证据来针对权利要求的提出新的解释，但是明尼苏达大学并没有这么做。
因此，二审法院认为明尼苏达州地区法院作出的如下认定是正确的，即：现有技术的装置（Lock device）中包含了针对第281号专利权利要求1、4和5中所有技术特征的限定。
此外，二审法院还专门针对该第281号和第291号两项专利的上诉案是否需要合并审理做出了解释。
二审法院认为，虽然本案中的两项专利是相关的，但该两项专利在上诉阶段反映了不同的法律问题，所以法院分别展开讨论。关于第291号专利的争议主要集中在解释申请专利范围上（claim construction）。关于第281号专利的争议则主要集中现有技术（Lock article）是否为第281号专利的权利要求1、4和5提供了启示。
4.二审结果
在解释申请专利范围后（claim construction），美国联邦巡回上诉法院认为：被告没有侵害原告的第291号专利的专利权；并且第281号专利无效。具体而言，美国联邦巡回上诉法院认为：关于第291号专利，明尼苏达州地区法院正确解释了专利文本中提到的要求两个相互区分的圆盘；AGA公司生产和销售的网状管状装置没有侵害明尼苏达大学享有专利权的第291号专利；现有技术中的装置（Lock article）提供了针对第281号专利权利要求1、4和5的启示。
2013年6月3日，美国联邦巡回上诉法院作出二审判决，驳回明尼苏达大学提起的上诉，维持美国明尼苏达州地区法院的一审判决。
四、典型意义及经验启示
本案介绍了一种较为常见的美国专利侵权诉讼，为学习美国专利侵权诉讼相关程序、原被告诉讼策略提供了有价值的参考。
1.原告诉讼策略
在本案中，明尼苏达大学选择两篇专利向涉嫌侵害其专利权的主体AGA公司提出诉讼。这两篇专利由一个共同的在先专利衍生出来，属于同族专利。且两篇专利的发明人相同，均为Das博士。因此，在诉讼过程中，明尼苏达大学对于两篇专利的保护范围的解释和有效性的争辩是相互关联的。这在一定程度上限制了明尼苏达大学的诉讼策略。最终，法院认为，明尼苏达大学的第281号专利无效。另外，在对明尼苏达大学的第291号专利的权利要求中的术语进行解释的基础上，明尼苏达州地区法院认为，AGA公司不侵犯第291号专利的专利权。
这可以为专利权人提供一些启示。第一，在提起专利侵权诉讼前，专利权人应该对其专利进行细致的分析，特别是要关注和评估专利的稳定性，关注专利权利要求的解释。很多情况下，对权利要求的解释是法院最初侵权判定的前提。因此，国内企业在诉讼中要特别注重对权利要求的解释。解释的方法可以包括：文义解释、权利要求的内容是否得到说明书的支持、专利权人在系列专利相关既往诉讼、审查历史中的相关表述等。
第二，结合美国诉讼的特点，中国企业应注意利用一切可能的方式，积极地调取诉讼中可能会用到的证据。在二审判决中，法院强调，在一审解释权利要求时，明尼苏达大学本有机会提供更多证据来支持自己的观点，但是，明尼苏达大学没有这么做。这可能也是导致判决结果对明尼苏达大学不利的一个原因。
第三，第三，选择哪些专利进行诉讼，这也是专利权人在提起诉讼之前需要着重考虑的。例如，相关联的专利可能会对诉讼期间权利要求范围的解释和关于有效性的争辩产生限制或不利影响。
2.被告诉讼策略
AGA公司作为美国的一家医疗企业，在收到应诉通知后，通过多种途径，积极寻找涉案专利在申请、官方审核、年费缴纳等方面存在的问题，并将相关信息作为答辩和提出反诉的论据支持。此外，AGA公司还在答辩和提出反诉期间，申请宣告涉案的两项专利无效。事实证明，第281号专利正是因为被现有技术提供了技术启示，而不能构成明尼苏达大学提出诉讼请求的基础。可以说，AGA公司完成了一次成功的抗辩。
因此，可以借鉴的是，在专利权侵权诉讼中，被告的主策略可以是：在收到法院的应诉通知后，采取一定的反击措施。比如，针对涉案专利，提起无效宣告请求。当中国企业在美国涉诉时，可以像国内一样，通过无效请求程序（多方复审IPR和单方复审EPR程序），主张涉案专利无效，使对方丧失请求权基础。
在美国，地区法院可以同时审理专利侵权和专利的有效性。此外，被告也可以向美国专利局请求专利无效。通常来说，地区法院在审理专利的有效性时持有“专利权有效”的观点。因此，向美国专利局请求专利无效对被告相对有利。
另外，需要注意的是，向美国专利局启动请求专利无效的程序的时机有一定的限制，而对于无效的理由也有一定的限制。
